PUMA vs. PUMA-System: de link met een bekend merk

28 maart 2021

PUMA, het bekende sportschoenenmerk, maakte op grond van twee PUMA-beeldmerken bezwaar tegen de Europese registratie van het woordmerk PUMA-System. Dit laatste merk wordt volgens hun bedrijfswebsite gebruikt voor een CAM-oplossing voor geëxtrudeerde aluminiumprofielen. PUMA-System werd bij het Europese Merkenbureau (EUOIP) ook aangevraagd voor veel andere producten en diensten, zoals bijvoorbeeld koptelefoons. Maar niet voor schoenen of kleding.

Bescherming van bekende merken

Toch vond schoenfabrikant PUMA dat het gebruik van het merk wel eens afbreuk zou kunnen doen aan haar bekende merk. PUMA beriep zich daarbij o.a. op artikel 8 lid 5 van de Europese Merkenverordening. Dat artikel ziet speciaal op de bescherming van bekende merken. Het bepaalt dat de inschrijving van een identiek of overeenstemmend merk ook wordt geweigerd wanneer het is aangevraagd voor producten of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere bekende merk is ingeschreven en wanneer het risico bestaat dat ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van dat bekende merk. De houder van een bekend merk hoeft niet aan te tonen dat er al schade is. Het is al voldoende als hij kan aantonen dat dergelijke schade in de toekomst zou kunnen ontstaan.

Onlangs bereikte deze zaak het Gerecht van de EU. Naast een oordeel over procedurele twistpunten, gaf het Gerecht ook een aantal statements over de beschermingsomvang van zeer bekende merken als PUMA.

Verwarringsgevaar geen vereiste

Verwarringsgevaar is bij het inroepen van het genoemde artikel 8 lid 5 geen vereiste. Het is voldoende dat het relevante publiek een link zal leggen tussen het oudere bekende merk en het aangevraagde nieuwe merk. De waarschijnlijkheid van die link moet wel worden vastgesteld, waarbij alle omstandigheden van het geval worden meegewogen, inclusief de mate van overeenstemming van de merken, de omvang van de reputatie, het onderscheidend vermogen van het merk, maar ook de aard van de producten en diensten. Hoewel soortgelijkheid van producten of diensten ook geen vereiste is, kan het omgekeerd wel zo zijn dat de producten of diensten zó erg van elkaar verschillen dat het erg onwaarschijnlijk is dat het relevante publiek het aangevraagde merk zal associëren met het bekende merk.

Het gespecialiseerde publiek

Wat deze zaak wat ingewikkeld maakt, is dat het merk PUMA-System voor veel en uiteenlopende producten en diensten was aangevraagd.

In eerste instantie werd PUMA’s verzoek tot weigering van de registratie van het merk PUMA-System in zijn geheel afgewezen, omdat het onwaarschijnlijk werd geacht dat het relevante publiek een link zou leggen met het sportmerk PUMA. In beroep werd echter vastgesteld dat er een onderscheid moest worden gemaakt tussen het algemene publiek en het relevante gespecialiseerde publiek in de hout- en metaalindustrie. En dat er ook nog een overlap was tussen beide soorten publiek.

Aangezien het sportmerk PUMA in de Europese Unie heel erg bekend is, zou het algemene publiek bij sommige van de producten en diensten de vereiste link wèl kunnen leggen. Hierbij werd ook gewezen op het ‘complementaire’ karakter van bepaalde aangewezen producten en diensten, bijvoorbeeld koptelefoons die worden gebruikt bij sportbeoefening. Het gespecialiseerde publiek (in dit geval professionals in de hout- en metaalindustrie) zou het bekende sportmerk PUMA wel kunnen kennen, maar het zou waarschijnlijk geen link leggen tussen het bekende sportmerk en het merk PUMA-System, wanneer dat gebruikt zou worden voor machines in die specifieke industriële sector.

Link tussen merken

Deze zaak staat niet alleen. In een vergelijkbare andere oppositiezaak, tussen modehuis Prada en The Rich Prada, een hotel, slaagde het bekende merk Prada er ook niet in om aannemelijk te maken dat er een link gelegd zou worden met het bekende Prada-merk met betrekking tot bepaalde, zeer verschillende producten en diensten, zoals wegonderhoud en mijnbouwdiensten.

Een enkele link of associatie met een ouder (zeer) bekend merk kan dus volstaan om de inschrijving van een merk te weigeren, ook al is dat merk aangevraagd voor hele andere producten of diensten. Maar die link of associatie wordt niet automatisch aangenomen; die moet wel worden vastgesteld, hoe bekend het merk ook is. Waarbij alle omstandigheden van het geval weer eens meetellen.

Wat deze zaak tot slot ook laat zien, is het belang van een goed doordachte omschrijving van de producten en diensten waarvoor je je merk wilt registreren. Een goede classificatie met een zorgvuldige en afgebakende opsomming van producten en diensten kan een merkhouder veel problemen en rechtsgangen besparen.  

Puma

 

Deel dit bericht

HEEFT UW MERK AANDACHT NODIG?

Wilt u meer informatie over de bescherming van uw merk?

0294 490 900 NEEM CONTACT OP